推翻化合物不具备新颖性

　　——（2020）最高法知行终97号

　　【裁判要旨】

　　如果现有技术文献已经公开专利申请或者专利要求保护的化合物，则可以推定该专利申请或者专利不具有新颖性，但专利申请人或者专利权人能够提供证据证明在申请日之前无法制备该化合物的除外。
　　此时，专利申请人或者专利权人不仅应当证明利用该现有技术文献所载实验方法无法制得该化合物，还应当证明采用所属技术领域的常规实验方法并充分发挥本领域普通技术人员常规技能，亦无法制得该化合物。
　　【关键词】
　　发明专利申请 驳回复审程序 化合物 新颖性 举证责任分配
　　【基本案情】
　　上诉人雅宝公司与被上诉人国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷案中，涉及申请号为201080022027.0、名称为“DOPO衍生物阻燃剂”的发明专利申请（以下简称本申请）。
　　国家知识产权局作出第110127号复审请求审查决定（以下简称被诉决定），认为本申请权利要求1、4-6不具备新颖性，权利要求2、3、7、9、11-17不具备创造性，维持了有关驳回决定。
　　雅宝公司不服被诉决定，向北京知识产权法院（以下简称一审法院）提起诉讼，主张对比文件1提到了通式（1）中R是1,2-亚乙基的化合物，并且记载了该化合物的制造方法，但根据证据1，在三乙胺的存在下按照对比文件1记载的制造方法无法制造出该化合物。
　　一审法院认为，“在申请日之前无法获得该化合物”作为消极事实，具有较高的证明难度。
　　鉴于此，在确定雅宝公司对此承担举证责任的基础上，不应对雅宝公司课以过高的证明标准。
　　因对比文件1提到了权利要求1中的化合物，故可以对比文件1为基础，结合现有技术，基于所属技术领域技术人员的知识和能力进行判断。
　　需要指出的是，所属技术领域的技术人员应当知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力。
　　换言之，雅宝公司固然无需穷尽所有的现有技术方法，但其证明责任也绝非仅限于机械套用对比文件1提及的原料和方法。
　　与之相反，雅宝公司的证明范围不应排除本领域普通技术人员基于对比文件1公开的内容，在其合理认知范围之内的可能会选用的现有技术和原料。
　　雅宝公司未充分举证未能证明申请日之前无法获得权利要求1的化合物，权利要求1不具备新颖性。
　　一审法院判决驳回雅宝公司的诉讼请求。
　　雅宝公司不服，向最高人民法院提起上诉。
　　最高人民法院于2020年12月10日判决驳回上诉、维持原判。
　　【裁判意见】
　　最高人民法院二审认为，专利申请要求保护一种化合物的，如果在一份对比文件里已经提到该化合物，即推定该化合物不具备新颖性，但申请人能提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的除外。
　　专利申请人主张申请日之前无法获得专利申请要求保护的化合物的，不仅应当证明利用对比文件所载实验方法无法制得该化合物，还应当证明采用所属技术领域的常规实验方法，在根据原料等的不同对常规实验方法作出适应性调整，排除非考察因素可能的影响，充分发挥本领域普通技术人员的常规技能的情况下，亦无法制得该化合物。
　　如果专利申请人能够证明上述情形下均无法制得该化合物，则可以认定其证成了“申请日之前无法获得该化合物”，继而可以推翻前述关于对比文件破坏专利申请新颖性的推定。
　　具体到本案，当事人双方在本案二审中均认可，无法确定证据1采用对比文件1实施例的制备方法是所属技术领域常规的有代表性的制备方法。
　　而证据1采用对比文件1实施例的制备方法来尝试合成本申请权利要求1的化合物。
　　实施例的制备方法采用的是具体的原料配比和实验条件，该原料配比和实验条件均为具体的反应物和点值。
　　对于所属领域技术人员而言，有机化合物的合成直接由反应的原料配比和实验条件来决定，故而证据1所记载的制备方式仅涵盖了潜在能够合成本申请权利要求1限定的化合物制备方法范围中非常小的一个点值。
　　在此情况下，该证据的证明力并不足以覆盖对比文件1所涉及的制备方法，尚不足以得出根据对比文件1的制备方法无法合成本申请权利要求1限定的化合物的结论。
　　此外，证据1中仅采用三乙胺作为碱尝试合成本申请权利要求1限定的有机磷化合物。
　　三乙胺作为众多有机碱中的一种，碱性不强，该证据仅能证明在使用三乙胺作为碱这样特定的反应条件时无法合成本申请权利要求1限定的有机磷化合物。
　　虽然证据1将三乙胺作为碱来合成有机磷化合物的选择系来自对比文件1的实施例，但本领域普通技术人员并不会因此得出对比文件1的有机磷化合物都能在三乙胺作为碱的条件下合成得到的结论，也不能得出本领域普通技术人员在合成对比文件1的有机磷化合物时，会产生仅考虑三乙胺作为碱的技术偏见。
　　相反，对比文件1并没有对碱作出明确的限定，本申请与对比文件1反应类型相同，均为缩合反应，反应均在有机溶剂和碱的存在进行，均是符合本领技术人员的一般认知的常规反应，由于在反应过程中脱去卤化氢，因而所述的碱调整和溶剂调整可根据原料不同来选择。
　　并且由对比文件1说明书中的其他记载以及本领域的技术常识可知，碱为合成对比文件1中有机磷化合物的反应条件中重要影响因素。
　　在碱对合成反应有重要影响且对比文件1并未对其明确限定的情况下，本领域普通技术人员在知晓证据1的反应条件无法合成本申请权利要求1限定的有机磷化合物时，并不会仅以此即推定得出该有机磷化合物无法合成的结论，也不会放弃尝试采用其他的反应条件（例如尝试反应重要影响因素中不同类型的碱）进行合成。
　　同时，证据2的实验结果表格表明，本领域普通技术人员知晓如碱、溶剂等反应条件均系能够影响有机磷化合物合成的重要因素，也会尝试改变上述条件来合成化合物。
　　这间接证明了本领域普通技术人员完全有可能尝试通过改变碱的类型来合成权利要求1限定的有机磷化合物。
　　而证据3亦不能推导得出权利要求1中的化合物不能合成的结论。
　　而且，举证责任能否在双方当事人之间转移，取决于人民法院对负有证明责任的一方当事人所提供证据的证明力的综合评价结果。
　　如果对负有证明责任一方当事人所提供证据进行审查判断后，认为其证明力具有明显优势并初步达到了相应的证明标准，此时可以不再要求该方当事人继续提供证据，而转由另一方当事人提供相反证据。
　　同时，基于对证明待证事实的证据的审查判断之结果，并结合其他相关事实，认为待证事实的存在具有高度可能性的，才应当依法对该事实予以认定。
　　但是，本案中对比文件1提及了本申请的化合物，雅宝公司仅证明对比文件1所载实验方法不能制备本申请化合物，但未就本领域常规实验方法的制备可能性举证，雅宝公司的证据尚不足推翻对比文件1已经破坏了本申请新颖性的推定。
　　而且，雅宝公司因其提交的实验方法并非所属技术领域的常规的具有代表性的制备方法，同时该实验之时并未根据原料不同做了适当变化、排除了非考察因素可能的影响。
　　因此，基于雅宝公司提供的证据尚不能对在申请日之前获得本申请的化合物产生具有说服力的合理怀疑，本案就此的举证责任尚未转移至国家知识产权局，国家知识产权局在此情况下尚无需就该问题进行举证。
　　【文书链接】

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